1.1 要约的成立
从合同成立与否的角度,标准制定组织和涉及标准的专利权人之间要成立合同关系首先要有要约。要约是指一方当事人为了缔结合同向对方当事人提出条件,希望其接受的意思表示。标准制定通常属于标准化领域标准制定组织的自治活动,就标准可能涉及专利的问题,标准制定组织通常发布有关知识产权政策的声明,向涉及标准必要专利的权利人提出其专利纳入标准的条件:
(1)标准制定过程中不可避免侵犯的专利的权利人,如果想要将其专利纳入标准之中;
(2)应在标准通过之前或者标准规定的其他时间之前;
(3)通过书面方式披露其与该标准任何有关的专利或专利申请;
(4)并且承诺应以公平、合理、无歧视的原则向标准实施者许可其专利;
(5)应提供价格协商条款或最高额许可费率;
(6)一旦承诺不可撤销。
我国《标准制定的特殊程序第1部分:涉及专利的标准》中第4部分关于必要专利信息披露和许可也有相似规定,可以认为是我国规定标准制定中知识产权政策的规则。
这种声明是标准制定组织为了和专利权人就专利纳入标准达成合意做出的,符合要约的部分构成要件。虽然标准制定组织通过公开方式发布声明,似乎是一种向不特定人发出的意思表示,但根据涉及标准专利信息披露规则,参与标准制定或知道其专利涉及标准的专利权人履行专利信息披露义务的,就确定了纳入标准的专利权及权利人范围,换言之,标准制定组织发出“知识产权声明”之不特定受要约人明确了范围,而成为特定的受要约人。因此,标准制定组织做出的知识产权政策,是向特定的涉及标准的专利权人发出的、就专利纳入标准后同意许可使用及使用价格等内容的、希望达成合意的意思表示,构成了一个有效的要约。
1.2 承诺的成立
作为要约的“知识产权政策之声明”,核心内容包括披露要求和许可要求两部分,有效的承诺也应该是对这两个要求进行承诺。涉及标准的专利权人对标准制定组织做出了具体的回应,如ITU-T/ITU-R提交的建议书、IEEE-SA提交的保证书、VSO 提交的声明等。我国《标准制定的特殊程序第1部分:涉及专利的标准》也给出了书面的承诺格式。标准必要专利实施许可承诺中,分为两种情况:
一是在公平、合理、无歧视的原则下免费或者付费许可;
二是不同意许可,即不做出承诺。
从合同订立环节的角度看,涉及标准的专利权人提交的书面文本能否作为对要约的承诺,需要进一步的检验。依我国《合同法》第21条、第30条和第31 条的规定,承诺是指受要约人作出的同意要约以成立合同的意思表示。承诺的内容应当与要约的内容一致,承诺人对要约内容不能有扩张、限制或者变更等实质性改变,否则都是新的要约。如图1所示,标准必要专利权人做出的专利信息披露和实施许可意思表示符合承诺的方法——明示的方式。通过格式条款来进行意思表示,对于要约没有限制、扩张和变更,在内容和形式上符合承诺的构成要件。一般来说,承诺的方法不受限制,除了明示,在专利信息披露即实施许可中,要约人接受默示承诺,如在VSO规定涉及标准的专利权人未在规定时间内做出披露及许可,且其专利是VSO标准的必要专利,则标准实施者获得了免费许可。另外,标准必要专利权人只要在规定时间内做出意思表示,时间是符合做出承诺的时间。因此,涉及标准的专利权人对标准制定组织发出的要约做出了承诺。
图1 专利信息披露和许可声明书——ITU
1.3 合同关系的成立及司法证实
从要约、承诺的构成要件来看,标准制定组织和涉及标准的专利权人之间的合同关系是成立的;从合同生效的前提和效力障碍来看,坚持了私法自治、具有法律约束意思和表示意识、具有行为能力、遵守形式要求、不违反法律、不违背风俗、不自始不能以及无其他无效事由。因此,标准制定组织和涉及标准的专利权人之间的合同关系成立且有效,专利权人由此成为标准必要专利权人。在司法实践中,标准制定组织和标准必要专利权人之间的合同关系也得到法院的认可。
在Microsoft Corp.v.Motorola.Inc.案中,涉及了两个标准制定组织IEEE和ITU,两个组织分别制定了802.11无线局域网标准和H.264高级视频编码技术标准。Motorola作为标准必要专利权人分别向IEEE 提交了保证书,向ITU提交了《专利陈述和许可声明书》,承诺合理、非歧视的许可其专利。Motorola先后两次向Microsoft发送律师函,说明了其作为标准必要专利权人的许可实施费率问题。Microsoft认为Motorola违反了合理、非歧视的许可义务,并向法院提出了4项请求。
美国法院指出,标准制定组织知识产权政策中的FRAND承诺,直接在标准必要专利权人和标准制定组织之间创立了合同关系。在Microsoft Corp. v. Motorola. Inc.案中,法院同意了Microsoft的前两个诉求,认为Motorola作为标准必要专利权人,向IEEE和ITU提交了信息披露和许可实施书面文件,承诺依据FRAND承诺许可实施其必要专利,提交许可的承诺是标准必要专利权人与标准制定组织之间的合约。法院同时引用了Ericsson Inc.v.Samsung Electronics, Co.案的判决来支持此次判决。